Реєстрація торгової марки ще не доводить правомірність її використання

«Свідоцтво дає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованою ТМ, щодо зазначених у документі товарів / послуг, якщо в результаті такого використання ці позначення можна сплутати», - нагадав ВС у справі №910/6499/21.

Суть справи:

Компанія Miniso Hong Kong Limited звернулася до Господарського суду м.Києва з позовом до кількох ФОП з вимогою заборонити їм будь-яке використання без згоди позивача позначення "USUPSO", схожого з торговою маркою "MINISO", а також заборонити використання позначень із закінченням "SO", графічною частиною зображення білого кольору у вигляді "смайлу", червоного кольору та ієрогліфів білого кольору. Та зобов'язати ФОП демонтувати внутрішні та зовнішні вивіски, змінити назви магазинів "USUPSO" у строк, що не перевищує семи календарних днів з моменту набрання законної сили рішенням суду.

Судами встановлено, що позивач є власником свідоцтв України на торговельну марку зі словесним позначенням «MINISO».

Позивач зазначає, що на сьогоднішній день товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Мінісо/Україна/" здійснює роздрібну торгівлю товарами в 7 магазинах Києва, використовуючи знаки позивача. Також знаки позивача використовуються й іншими суб'єктами господарювання в Україні згідно з договорами франчайзингу.

У жовтні 2020, під час відвідин його представниками ТЦ "Глобус" м.Києва, йому стало відомо про порушення відповідачами справи прав інтелектуальної власності компанії, шляхом використання позначень, схожих зі знаками позивача, без згоди самого позивача.

В обґрунтування позовних вимог компанія посилається на те, що їх заявки щодо останньої реєстрації знаків були подані раніше, ніж «USUPSO», до того ж за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, торгові марки "USUPSO" є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговою маркою "MINISO". Отже, на думку позивача, відповідачі порушують права інтелектуальної власності компанії.

Господарський суд м. Києва відмовив у задоволенні позовних вимог, Північний апеляційний господарський суд залишив рішення без змін.

Місцевий суд вказав, що у суду знаходиться провадження за позовом компанії до державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", Dongguan Usupso Trading Co., Ltd., індивідуального підприємця Вей Лей та одному з ФОП даної справи про визнання недійсними свідоцтва України та міжнародної реєстрації, заборону здійснення будь-якого використання позначень та зобов'язання вчинити певні дії. Обмежившись посиланням на відсутність судового рішення про визнання недійсними вищезазначених документів (що набрало законної сили), місцевий суд дійшов висновку, що відповідачі мають законні підстави використовувати позначення "USUPSO".

Апеляційний господарський суд також послався на те, що відповідачі мають законні підстави для використання позначення "USUPSO" як зареєстрованої ТМ в силу приписів ст.16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а отже відсутні підстави для заборони використання зазначеного позначення.

Компанія, не погодилася з даними судовими рішеннями, і звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою.

Позиція ВС:

Згідно зі ст.492 ЦК, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатні для виділення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, букви, цифри, образотворчі елементи, комбінації кольорів.

Таким чином, мета торгової марки полягає у відмінності одних товарів і послуг від інших.

Абзацом 5 п.5 ст.16 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованою торговою маркою, щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг, якщо в результаті такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговою маркою.

Попередні судові інстанції за результатами розгляду справи дійшли висновку про відсутність підстав для задоволення позову.

Водночас ні місцевим, ні апеляційним господарськими судами не вказано, на підставі яких доказів ними встановлено правомірність користування відповідачами торговельною маркою "USUPSO", яка, на думку позивача порушує його права. Крім того, з урахуванням наявного спору щодо правомірності реєстрації торговельної марки "USUPSO", яку використовують відповідачі, господарським судами попередніх інстанцій передчасно зроблено висновок про правомірне її використання.

Таким чином, в порушення вимог статей 86, 236 ГПК України дослідження обставин (та присвоєння їм правової оцінки), які входять до предмета доказування в рамках розгляду цього спору, залишилися поза увагою судів попередніх інстанцій, що унеможливило встановлення всіх фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

Посилання заявника про порушення норм процесуального права знайшли своє відображення в ході розгляду касаційної скарги.

Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства та всебічно перевіривши обставини, вирішив справу відповідно до норм матеріального права, які підлягають застосуванню до таких правовідносин. Обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для справи, висновки суду щодо встановлених обставин і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні.

Оскаржені рішення та ухвала зазначеним вимогам не відповідають.

Суд касаційної інстанції позбавлений права самостійно досліджувати, перевіряти і переоцінювати докази, самостійно встановлювати по-новому фактичні обставини справи, певні факти або їх відсутність.

При новому розгляді справи арбітражному суду необхідно врахувати викладене в цієї постанові, і, виходячи з предмета дослідження такої категорії справ, вжити всіх передбачених заходів для всебічного, повного і об'єктивного встановлення обставин справи, дати їм і доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до Закону.

Таким чином, ВС постановив: касаційну скаргу Miniso Hong Kong Limited задовольнити. Рішення Господарського суду м. Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду скасувати.

Справу передати на новий розгляд до Господарського суду м.Києва.